含通用名称的域名作为商标注册的考量因素

原标题：含通用名称的域名作为商标注册的考量因素——以美国最高法院关于Booking.com商标权为例

IPRdaily消息：近日，美国最高法院就美国专利商标局诉Booking.com商标权一案【1】作出了终审判决，确认Booking.com依法具有可注册性。

从而为全世界最大网上住宿预定公司BOOKING.COM B.V.（以下简称BOOKING.COM）公司获得Booking.com商标权扫清了道路。

一、案情回顾

◆ BOOKING.COM分别于2011及2012年，向美国专利商标局（以下简称USPTO）申请注册四件以Booking.com为主体的商标，均被USPTO以Booking.com为线上注册预定服务的通用名称为由予以驳回。

经过美国商标审理及上诉委员会（以下简称 TTAB）复审，TTAB维持了原判，并且认为Booking.com即便不属于通用名称，该标识也属于具有描述性的标识，且尚未取得第二含义，不具有商标注册的显著性。

◆ BOOKING.COM B.V.向美国联邦地区法院提起诉讼，并提交了大量消费者问卷调查证据。

地区法院依据BOOKING.COM提交的证据，认为消费者对Booking.com的普遍理解并不是指一类服务，而是在特定网站，描述预定服务的标识，而该标识已经取得了第二含义，因此Booking.com具有显著性，可以获准注册。

（也就是说，地区法院首先认定Booking.com不属于通用名称，进而认为其属于描述性标识，通过获得第二含义取得显著性而符合注册条件的商标。）

◆ 2018年10月31日，USPTO仅针对地区法院认为Booking.com不属于通用名称的观点提起上诉。

2019年2月4日，联邦第四巡回法院维持了地区法院的一审判决，驳回了USPTO上诉理由中关于通用名称与 .com结合仍然属于通用名称的观点。

但上诉法院对一审法院汇总关于通用名称.com虽不属于通用名称，但却具有描述性的观点存在异议。

◆ 2019年7月5日USPTO向美国最高法院申请再审。

◆ 2019年11月8日，该案件获得美国最高法院的再审许可。

◆ 2020年5月4日，美国最高法院以电话形式审理案件，听取口头答辩。（受新冠疫情影响，这是美国最高法院首次进行口头答辩审理案件）

◆ 2020年6月30日，美国最高法院作出终审判决，确认Booking.com注册商标具有合法性。

二、再审中各方的观点阐述

USPTO主要主张以下观点：

首先，本案应当适用1888年最高法院在Goodyears India Rubber Glove Mfg. Co. v. Goodyear Rubber Co., 128 U.S. 598案中的判决，这是《兰哈姆法》（Lanham Act，美国现行商标法）颁布之前的案例。

根据Goodyear案，在通用名称中添加公司后缀（如 Inc、Co.）不能够使商标整体具有可注册性。同样，在通用名称后加上 .com也仅是表示该公司的服务是在线提供的标识，因此不能作为商标注册。

其次，如果允许Booking.com或其他类似的标识注册，将是对这些标识的过度保护从而可能造成行业内的垄断，使这些商家利用商标权阻止其他竞争对手使用通用名称来宣传他们的产品及服务【2】。

再次，对于Booking.com注册商标是否具有必要性。Booking.com域名已经注册，域名的注册和使用也是排他的，消费者也能够轻松将其与服务连接。

同时，反不正当竞争法也能防止他人假冒BOOKING.COM提供服务。

BOOKING.COM的主要观点：

首先，Goodyear的判决已在1946年被《兰哈姆法》所取代。

经1984年修订的《兰哈姆法》，其要求法院和USPTO以公众对商标的主要认识来分析该商标是否已成为通用名称。

消费者调查（consumer surveys）是评估公众对商标的识别的最佳方法。因此，根据BOOKING.COM在先的调查证据表明，公众将BOOKING.COM视为商标而非服务通用名称，因此该标识应被视为描述性商标，而非通用名称。

其次，BOOKING.COM已经获得第二含义，具有可注册性，因此法院应维持第四巡回法院做出的裁决。

最高法院中以金斯伯格大法官为代表的八位大法官观点如下：

1. 首先，通用名称指代的是某一类别的商品/服务，而不是这一类别中特定的商品/服务的特定或范例。其次，一个合成词的显著性在于其整体，而不是每一个独立的部分。再次，相关含义是指消费者所认识的含义。也就是说《兰哈姆法》主要从消费者的角度出发认定一个标识是否成为通用名称。
如Booking.com这样的标识，只有在消费者认为其代表的是某一类商品或服务时，才会被视为是通用名称，但证据显示，消费者并未将Booking.com视为在线酒店预定服务类别的代名词。

2. USPTO认为将通用名称后面添加顶级域名，如.com，该标识也属于通用名称属于本质上的认定。但USPTO已经准予ART.COM在线上零售服务上注册，DATING.COM作为副簿注册在交友服务上。如果支持USPTO的观点， 已经获准注册的商标将会有被撤销的风险。

3. 通用名称.com的标识可以向消费者传达识别来源的某种特征，域名只能由特定的人群注册，因此，消费者往往看到通用名称.com的形式的标识时，会与某一特定的商业主体联系起来，而这与Wine Inc., 和 The Wine Company不同。

4. 对于过度保护的问题，商标法对于侵权的判定是基于是否可能造成消费者混淆的，在判定混淆时，法院会考虑商标的显著性，当商标中包含通用名称或极具描述性的部分时，消费者往往不会认为对于这一部分的其他使用方式是来源于商标权人。因此，Booking.com的注册，不会导致商标权人对于booking一词的垄断使用。

5. 尽管BOOKING.COM拥有Booking.com的域名注册，这与Booking.com作为商标注册并不为悖。另外，Booking.com作为商标权保护的范围更为广泛。反不正当竞争法将最多迫使竞争对手付出更多的努力以减少混淆，而不是停止使用某一标识来宣传和销售其产品。相反，商标权则允许商标所有人通过私下解决争议的方式制止域名滥用，而无需诉诸诉讼。

6. 索托马约尔大法官与金斯伯格大法官意见一致，但提出了消费者调查问卷可能并不是判断商标是否属于通用名称的可靠方法。USPTO可以通过词典释义或使用证据证明Booking.com属于通用名称，但是并没有在庭审中提出。

最高法院中唯一持异议的布雷耶大法官的观点如下：

1. 将 .com附加到通用名称后通常不会超出主要部分的含义。在其看来， Booking.com一词就是这样一个普通的 通用名称.com一词，因此不符合商标注册的条件。

2. 如果任由通用名称.com这类域名注册商标，那么将会出现如pizza.com, flower.com等商标。随着互联网的不断发展壮大，很多主体都会使用互联网销售商品，这使得反竞争后果的风险加大，不利于在在线商业的自由竞争和发展。

三、我国对通用名称作为商标注册的考量因素

在美国，商标的可注册性被分为五个等级：
最强——臆造词商标（Fanciful Marks）；
强——任意型商标（Arbitrary Marks）；
中——暗示型商标（Suggestive Marks）；
弱——描述型商标（Descriptive Marks）；
最弱——通用名称（Generic Marks）。
其中描述型商标需要取得第二含义才可以获准注册，而通用名称是属于绝对不可以注册商标的类型。

但是，在Booking.com案中，金斯伯格大法官也指出区分通用名称和描述型商标并不简单，尤其，在一些公司想要将两个或以上通用名称连结在一起成为一个复合词时。
但是，尽管商标的各个部分属于通用名称，复合词整体并不当然属于通用名称。

我国《商标法》在第十一条中对通用名称和描述型商标都进行了规定：下列标志不得作为商标注册：
（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；
（二）仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；
（三）其他缺乏显著特征的。前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。
在我国，无论是通用名称还是描述型商标，经过使用取得显著特征，且便于识别均可以作为商标注册。

我国将通用名称分为法定的或者约定俗成的商品名称。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十条规定，依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的，应当认定为通用名称。相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的，应当认定为约定俗成的通用名称。
被专业工具书、辞典等列为商品名称的，可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。

我国实践中，一般从相关公众认识、广泛性、及规范性几个方面考虑某一标志是否构成通用名称。

约定俗成的通用名称没有像法定通用名称那样存在明确的规定或标准作为依据，判定约定俗称的通用名称实际上是认定一种社会事实状态和认知。
【3】能够接触到特定商品或服务的生产者、经营者、消费者等各个环节的人群都属于相关公众，在判断是否构成通用名称时须综合考虑特定商标/标志在全部相关公众中的认识和使用情况。
可见，我国对通用名称的判定与美国《兰哈姆法》的规定相同，都是以某一商品及服务所在领域的相关公众的认知作为考量因素。

关于举证责任，我国实践中，主张相关标志属于通用名称的一方负有举证责任。
美国商标法也有相关的规定，但是，在booking.com一案中，USPTO唯一的论据就是基于美国最高法院之前类似案件的判例，而BOOKING.COM一方却提出了具有说明力的调查问卷（虽然索托马约尔大法官对调查问卷的可靠性提出了疑问），但是USPTO也确实没有提出更有力的证据，这也是其主张没有最终被支持的主要原因之一。

在范围上，实践中对相关公众的范围一般以全国范围为准，由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场固定的商品，在该相关市场内通用的称谓，人民法院可以认定为通用名称。即以全国通用为原则，以特定情形下的通用为例外。那么类似于通用名称.com这类域名形式的认定，商标在使用时大部分都是通过互联网浏览，与使用人群所在城市、年龄、职业等特点具有一定的联系，在认定这类商标是否为通用名称时是否应当比照相关市场内进行范围上的认定，笔者认为还需要通过具体的案件具体分析【4】。

在规范性上，通用名称的规范性要求其指代明确，能够反映一类商品与其他商品之间的根本区别。在实践中，一般涉及通用名称主要有两种情形：一种是该商标标识在注册时已经是通用名称，一种是该标识申请时不属于通用名称，而随着商标使用不当、权利人保护不当等原因逐渐通用化。

针对第一种情形，根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》诉争商标申请人明知或者应知其申请注册的商标为部分区域内约定俗成的商品名称的，人民法院可以视其申请注册的商标为通用名称，此时主要考量的因素是申请人的恶意，目的是维护市场的公平。
如兰贵人案【5】中，法院认定虽然不同地区的‘兰贵人’茶在原料构成上有一定差异，但均为摆脱以主要茶叶品种为主料，添加香料物质组成的特点，在目前多家企业在其生产的添香加味拼配茶上不约而同使用‘兰贵人’名称的情况下，将‘兰贵人’用来指代添香加味拼配茶基本符合规范性的要求…因此兰贵人是一种拼配茶的通用名称。可见，对于这类案件，实践中对于规范性的要求较为宽松。

而在第二种情形中，即注册商标通用化的审理中，法院又倾向于保护商标权人，对于商标是否构成通用名称则的审查标准较为严格。如在POWERPOINT案【6】中，法院审理认为约定俗成的通用名称一般应当以全国范围内的相关公众通常认知为判断标准。
商标法之所以规定商品的通用名称不得作为商标注册,一方面因为通用名称反映了商品的属性,无法起到识别商品来源的作用；另一方面,若由某一特定主体将通用名称注册商标获得专用权,将会造成公共资源被垄断、同行业其他经营者利益受到损害的后果。
2000年至今,虽然相关公众对于powerpoint演示文稿软件的知晓程度越来越高,但并未切断powerpoint在演示文稿软件商品上与微软公司的唯一对应关系,使其进入公有领域,相反地,二者之间的联系更为紧密。

可以看出，我国实践中对通用名称规范性要求及范围上的审查上，在保护商标所有权的同时，对促进市场的公平发展，防止垄断方面进行了考量。这与booking.com案例中USPTO和唯一持异议的布雷耶大法官的观点类似，都是从市场发展，促进资源平衡的角度出发进行通用名称的判定。

最后，值得一提的是，Booking.com商标在中国申请注册曾被驳回，原因并不是该商标中包含通用名称booking，而是因其属于违反了《商标法》第十一条第（三）款的其他缺乏显著性的的情形，该商标经过复审也未能获准注册。因此，笔者认为，在主张以通用名称驳回商标注册时，可能还需要适当考虑语言因素。booking虽然具有预定的含义，但中国消费者是否普遍能立刻联系到其含义从而认为Booking.com代表预定这一类服务，可能与美国的情况有所不同。但是，因为域名还可以有拼音及中文的形式，Booking.com商标注册一案对于包含通用名称的域名在我国是否能够作为商标注册还是会产生重要的影响。

四、结语

随着互联网的发展，域名已成为企业必备的重要资源，也是品牌文化的重要组成部分，顶级域名更是可遇而不可求。如果通用名称+顶级域名可以作为商标保护，将给予通用名称域名商标极大的商业价值。含有通用名称的域名是否能够作为商标注册，说到底还是对商标显著性的考察，即含有通用名称的域名作为商标是否能起到区分商品及服务来源的作用。
随着Booking.com商标授权案件在美国最高法院的落槌，似乎是给含有通用名称的域名成功注册开了一扇门。
但是，这类商标是否能够获准注册还要看其在实际使用中是否能够足以使消费者区分商品及服务的来源。
笔者认为，含有通用名称的域名商标若要获准注册，在使用时，应当尤其注意其使用形式，如在其后添加TM标识、使用时注意商标表现形式的统一化以及将其以形容词的方式修饰其指定商品或服务，如booking.com住宿预订。同时，也要重视调查问卷的设计及调查样本的收集，在证据上做好充分的准备。

注释：

【1】 Supreme Court of The United States No. 19-46 United States Patent and Trademark Office, et al., Petitioners v. Booking..com.B.V..

【2】 Josh H. Escovedo, SCOTUS Considers Whether Adding a Top-Level Domain Makes a Generic Term a Protectable Trademark.https://www.theiplawblog.com/2020/05/articles/ip/scotus-considers-whether-adding-a-top-level-domain-makes-a-generic-term-a-protectable-trademark/?utm_source=Weintraub+Tobin+-+The+IP+Law+Blog&utm_medium=email&utm_campaign=685d235d98-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_term=0_efdeebe812-685d235d98-78796453. 2020/07/12

【3】周云川，《商标授权确权诉讼规则与判例》，法律出版社，第110页。

【4】张清，《约定俗成的通用名称的司法判定》，铜表律师事务所微信公众号，2019年8月9日。

【5】参见（2009）高行终字第330号判决。

【6】参见（2016）亰行终字第2609号判决。